Para qué sirve y cómo hacer el Autodiagnóstico de Activos de Propiedad Intelectual

Desde el primer artículo de esta serie venimos enfatizando que la Propiedad Intelectual (PI) está en todas partes y muchas veces es imperceptible. Por eso estamos convencidos de que 1) en tu empresa existen activos de PI que no están bien gestionados o 2) estos activos intangibles no existen aún, pero en tu modelo tienes a tu alcance todas las condiciones para crearlos.

Para saber en cuál de los dos puntos del camino te encuentras necesitas poner en marcha un diagnóstico de Propiedad Intelectual. Así podrás integrarla de forma eficiente a tu modelo de negocio y aumentar tu éxito en el mercado.

Reservamos el artículo final de esta serie para enseñarte cómo hacerlo, ya sea solo/sola o asesorado/a por un especialista en PI. Toma papel y lápiz y déjate llevar.

Paso 1. Portafolio de derechos de PI

¿Tu empresa tiene registro o solicitud de algún derecho de PI? ¿Cuáles?

Saber si su empresa ha registrado patentes, marcas, diseños industriales, creaciones artísticas o literarias u otros derechos de propiedad intelectual es crucial para comenzar a entender en qué punto te encuentras.

¿Tienes toda la documentación de la solicitud y el registro?

Es muy habitual que, una vez presentadas las solicitudes de registros de derechos de PI, esta documentación no se archive. En este sentido, recomendamos la creación de un archivo con toda la documentación del registro del derecho en cuestión. Lo anterior puede ser muy útil, por ejemplo, a los efectos de defensa de los derechos cuando una tercera persona los vulnera. Tener toda la documentación actualizada también permite conocer el estado actual de su registro.

¿Hay alguna persona responsable por la actualización y manejo del portafolio de los derechos de PI de tu empresa?

La empresa debe designar una persona para que la represente ante las oficinas de registros en Cuba: Oficina Cubana de la Propiedad Intelectual (OCPI) o Centro Nacional de Derecho de Autor y el Artista Intérprete (CENDAI). Además, esa persona, u otra, debe ser responsable de velar por los trámites vinculados a la solicitud o al registro de los derechos de PI, por ejemplo: hacer los pagos por concesión del registro, de renovación o de anualidades, responder a requerimientos oficiales, entre otros. No estar atentos a la actualización del portafolio de marcas puede tener desenlaces catastróficos para las empresas, como la pérdida de una marca por no pagar en tiempo su renovación cada 10 años.

¿Corresponde la titularidad de estos derechos a la empresa?

A partir de la creación de los nuevos actores económicos en Cuba, muchos derechos de PI, como las marcas, han sido solicitados por personas naturales. No obstante, el uso de esa marca lo realiza una pyme que, consecuentemente, no tiene la debida autorización. En este escenario tan usual en Cuba recomendamos que conste una autorización legal a la pyme para que haga el uso de ese derecho. ¿Cómo? Pudiera ser que el socio aporte esa marca como parte del capital social de la pyme, pero también pudiera hacerlo mediante una licencia de uso de marca a la pyme; de esta forma el socio continúa con la titularidad. En ambos casos, para dotar ese acto de efectos legales frente a terceros será necesario anotar (actualizar ante la oficina registral datos de los titulares o licenciatarios) ya sea la cesión o la licencia de uso ante la OCPI.

¿Tu empresa tiene presupuesto destinado a la atención al Portafolio de derechos?

Establece un presupuesto específico para la gestión y mantenimiento del portafolio de PI, teniendo en cuenta que hay trámites que pueden preverse. Algunos de ellos son: pagos de renovación, de concesión, de solicitud de registros, etc. No obstante, existen otros pagos no previsibles que será necesario realizar eventualmente, como es el caso de la defensa de los derechos de PI en Tribunales.

Paso 2. Identificación de posibles derechos de PI a proteger

¿En tu empresa existen elementos que pueden ser objeto de protección en el campo de la PI? ¿Cuáles son?

Analiza si en tu modelo de negocio existen innovaciones, softwares, marcas, secretos industriales o comerciales u otros elementos que podrían beneficiarse de la protección de la PI. Piensa en los elementos que hacen que tu empresa sea única y que pueden tener un valor competitivo en el mercado.

Ten en cuenta que cada empresa tendrá intangibles diferentes, por ejemplo, si tu negocio se dedica a la elaboración de helados, podrías identificar como posibles derechos de PI los siguientes: el nombre comercial de la empresa, la marca con la que distingues tus helados, el lema comercial que utilizas para promocionar tus productos, una patente o secreto industrial sobre el procedimiento de fabricación de tus helados, una marca tridimensional o diseño industrial del envase que usas, derechos de autor sobre una creación literaria propia donde se hable sobre el helado, entre otros.

¿Tienes asesoría especializada para estudiar la viabilidad de la protección de esos intangibles?

Contar con asesoría especializada en PIl es fundamental. Los expertos pueden ayudar a evaluar la viabilidad de proteger estos intangibles y orientar sobre el mejor tipo de protección recomendado para cada caso.

¿Cuentas con una estrategia de PI en tu empresa?

Desarrolla una estrategia clara de PI que se alinee con los objetivos comerciales de tu empresa y que te permita maximizar la protección y el valor de sus activos intangibles.

¿Tienes intención de internacionalizar tu negocio? En caso positivo, debes preguntarte también si has realizado algún estudio sobre las vías de protección de tus derechos en esos territorios hacia los cuales quieres expandirte.

Si tu empresa tiene planes de llevar sus productos o servicios a nivel internacional, es esencial realizar un estudio sobre las vías de protección de derechos de PI en esos nuevos territorios, dependiendo de cada caso. Las leyes y procedimientos pueden variar significativamente de un país a otro, por lo que una estrategia bien informada es crucial para proteger tus activos en el extranjero, no solamente en lo que respecta al registro, sino también a las medidas en frontera ¹ que pueden existir en el país o en los países de tránsito, toda vez que tu mercancía puede ser detenida en aduanas si la autoridad considera que tu producto viola derechos de PI de terceros. Por eso es muy importante, antes de internacionalizarnos, que nos informemos, entre otras cosas, si no se violan derechos de PI de otras personas en territorios extranjeros.

Paso 3. Monitoreo de la competencia y del mercado

¿Tienes un sistema de seguimiento de competidores?

Implementar un sistema efectivo de seguimiento de competidores es crucial para mantenerse informado sobre las actividades de PI de otros actores en tu sector, sobre todo porque esta información ofrece muchos datos en relación a los posibles pasos que dará tu competencia. Esto incluye la revisión regular de bases de datos de patentes, marcas y diseños industriales.

En este sentido, por ejemplo, puedes identificar si tu competidor (ya sea directo o indirecto) va a lanzar un nuevo producto o servicio, si está realizando alguna actividad de innovación o incluso puedes conocer nuevas tecnologías que pueden ser útiles en tu empresa. Tomemos, por ejemplo, la empresa hipotética que elabora helados. A partir de la revisión de la base de datos de marcas competidoras puedes conocer si alguna de estas va a lanzar próximamente una nueva marca para un producto vegano, lo cual puede orientar también tus próximos movimientos.

¿Existen activos de PI que pueden ser obstáculos a los planes de negocios de la empresa?

Es fundamental identificar si existen activos de PI que puedan representar obstáculos para los planes y estrategias de tu empresa. Conocer estos activos te permitirá evitar la infracción de derechos de terceros, lo cual podría derivar en disputas legales costosas y dañar la reputación de tu negocio. Además, esta información te ayudará a ajustar tus planes de forma estratégica para navegar estos obstáculos y encontrar alternativas que mantengan a tu empresa siendo competitiva en el mercado. Incluso, puede evaluarse la posibilidad de adquirir derechos de PI de terceros, como por ejemplo una tecnología.

¿Buscas tecnologías interesantes para tu negocio en bases de dominio público o nuevas solicitudes de patentes que se encuentran en el mercado?

Realizar búsquedas tecnológicas periódicas es esencial para mantenerse al día con las patentes en dominio público y las nuevas solicitudes de patentes en tu sector. Estas búsquedas permiten identificar tecnologías emergentes y tendencias de innovación que pueden influir en la estrategia de tu empresa. Además, conocer las patentes que están expirando o que ya están en dominio público puede ofrecer oportunidades para implementar tecnologías sin incurrir en costos de licenciamiento y sin violar derechos de terceros. Al informarte sobre las nuevas solicitudes de patentes, tu empresa puede anticiparse a los movimientos de la competencia y adaptar sus planes para mantener una ventaja competitiva en el mercado.

Por ejemplo, digamos que te dedicas a elaborar helados y descubres que una patente sobre una máquina de helados que mejora la eficiencia energética expiró y se encuentra en dominio público. Aprovechando esta información, tu empresa decide integrar esta tecnología en su proceso de producción sin necesidad de realizar gastos para obtener esa patente, pues se encuentra en dominio público.

Paso 4. Protección de la PI de la empresa

¿Las proformas ² de contratos son adaptadas al negocio y a los derechos de PI?

Es esencial que los contratos de la empresa incluyan cláusulas específicas sobre la PI, las cuales deberán adaptarse al objeto del contrato. Pueden ser cláusulas en las que se proteja la información no divulgada que se intercambie (secretos industriales o comerciales) o cláusulas sobre la titularidad de los derechos de PI, obligación de respeto a los derechos de PI, entre otras.

En el caso de los contratos laborales o personal subcontratado, ¿has definido formalmente a quién corresponde la titularidad de los activos de PI resultado de dichas contrataciones?

Es crucial establecer claramente en los contratos la titularidad de los derechos de PI que puedan surgir. Esto incluye definir si los derechos pertenecerán a la empresa, al trabajador o personal contratado o si serán compartidos. Normalmente, cuando un trabajador, en el marco de una relación laboral y como parte de su contenido de trabajo desarrolla una invención o creación, los derechos de PI le corresponden a la empresa. No obstante, siempre recomendamos ser explícitos en los contratos que se firmen en este sentido.

¿Has tomado medidas para resguardar la información no divulgada generada en el desarrollo de las actividades de tu empresa?

Las empresas deben implementar medidas de seguridad como acuerdos de confidencialidad, políticas internas de manejo de información, sistemas de control de acceso, entre otras, para asegurar que algunas informaciones no se divulguen y se mantengan protegidas. Tomar estas medidas resulta imprescindible si se desea ir ante tribunales en el supuesto caso de que una persona divulgue un secreto industrial o comercial sobre el cual tienes derechos.

¿En los estatutos sociales de tu empresa se dispone el destino de los derechos de PI en caso de fusión, escisión, liquidación?

Es recomendable que los estatutos sociales de la empresa incluyan disposiciones específicas sobre el destino de los derechos de PI en casos de reestructuración corporativa, como fusiones, escisiones o liquidaciones. Esto asegura una transición clara y ordenada de los activos de PI y protege los intereses de la empresa y de sus socios.

¿La transferencia de tecnologías se realiza mediante contratos?

Las transferencias de tecnología, que pueden incluir, pero no se limitan a, licencias de patentes, información no divulgada o cesión de derechos deben formalizarse mediante contratos detallados, siempre teniendo en cuenta las regulaciones establecidas para el tipo de contrato y evitando incluir cláusulas abusivas.

¿Se anotan las licencias y cesiones de los derechos cuando corresponde?

Como apuntábamos antes, cuando existen licencias o cesiones de derechos de PI se debe proceder a su anotación ante la entidad correspondiente, pues la sola firma por ambas partes no dota a ese acto de efectos frente a terceros.

Paso 5. Acción y defensa de los derechos de PI de la empresa

¿Te has percatado de alguna situación que, a tu parecer, requiera del ejercicio de alguna acción legal a efecto de resguardar tus activos en materia de Pl?

Es vital que la empresa esté atenta a cualquier situación que pueda implicar acciones legales para proteger sus activos de PI. Hablamos, por ejemplo, de casos de infracción de patentes, uso no autorizado de marcas registradas, plagio de diseños industriales o divulgación indebida de secretos comerciales, entre otros. Al identificar tales situaciones, la empresa debe actuar rápidamente para minimizar daños y proteger sus derechos. se trate de una reclamación hecha fuera de los tribunales, pues de esta forma está enviando la información de que se encuentra alerta ante cualquier infracción y que está dispuesta a tomar acciones para combatirlas, lo cual es una forma de obtener respeto en el mercado.

¿Monitoreas los boletines de PI y del mercado?

Mantener una vigilancia constante de los boletines oficiales de PI y del mercado es fundamental. Estos publican nuevas solicitudes y registros de PI, lo que permite a la empresa identificar posibles infracciones o conflictos con sus derechos, y por ejemplo, oponerse a una solicitud de registro que considere inconveniente. Además, el monitoreo del mercado ayuda a detectar el uso no autorizado de activos de PI.

¿Tienes asesoría legal para emprender acciones en caso de infracciones de derechos?

Contar con asesoría legal especializada en PI es esencial para tomar acciones efectivas ante cualquier infracción. Los abogados especializados pueden asesorarte sobre las mejores estrategias a seguir, así como ayudarte en la negociación y resolución de posibles disputas.

¿Has tomado acciones por práctica desleal en materia de PI en el comercio?

Las prácticas desleales en materia de PI se pueden ver a menudo en el mercado, pero no es habitual que se presenten demandas por este particular, precisamente por desconocimiento de la ley que existe en Cuba. Esta permite hacer demandas ante Tribunales ante la ocurrencia de actos desleales ³.

Por ejemplo, aunque no tengas tu marca registrada, si ves que otra persona (que tampoco tiene el registro de esta) está utilizándola, o la forma de su producto y su comunicación causa confusión en los consumidores pudiéramos estar hablando de un acto de competencia desleal.

¿Has presentado cartas de advertencias a terceros?

En muchos casos, una carta de advertencia a terceros que infringen los derechos de PI puede ser suficiente para detener la infracción sin necesidad de llegar a Tribunales. Estas cartas informan al infractor de la violación y exigen el cese inmediato de la actividad infractora, a menudo logrando resolver el problema de manera rápida y menos costosa.

¿Has iniciado un proceso ante Tribunales por infracción de derechos?

Si las infracciones continúan o no se resuelven de manera amistosa, la empresa puede necesitar iniciar un proceso ante tribunales. Este paso debe tomarse con la debida asesoría legal y solo después de evaluar los costos y beneficios potenciales de litigar.

¿Has instado a tomar medidas en fronteras para evitar la infracción de tus derechos de PI?

La empresa puede solicitar a las autoridades aduaneras de países en los que estén registrados sus derechos de PI que tomen medidas en las fronteras para evitar la importación y exportación de productos que infringen sus derechos de PI. Esto puede incluir la retención de mercancías sospechosas, y aunque no es muy usual que las empresas estén al pendiente de esto, debería prestársele mayor atención, más aún en el contexto cubano actual, en el que se realizan tantas importaciones de productos que pudieran estar colisionando con derechos registrados en Cuba, y que pudieran causar riesgo de confusión y asociación entre los consumidores y un daño a la reputación del titular de la marca en el territorio nacional.

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Durante estos cuatro artículos hemos navegado en el apasionante mar de la Propiedad Intelectual. Aunque aún queda mucho por decir sobre esta materia en constante evolución, esperamos que esta serie te haya motivado a seguir aprendiendo y, sobre todo, a aplicar los conocimientos adquiridos. Puedes consultar los otros artículos de esta serie en este especial de OnCuba.

Notas:

¹ Estas medidas están instituidas para evitar que se importen o exporten productos que infrinjan los de propiedad intelectual y, en consecuencia, se busca con ellas suspender la respectiva operación aduanera.

² Modelo o formato preliminar de un contrato que contiene los términos y condiciones básicos de un acuerdo, pero que aún no ha sido finalizado ni firmado por las partes involucradas.

³ Se prohíben prácticas desleales en materia de Propiedad Industrial, tales como: a) todo acto susceptible de causar una confusión, por cualquier medio que sea, respecto al establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo, la cantidad de los productos, el origen de los productos, su lugar de procedencia o la identidad del productor, fabricante o
comerciante.