En el primer artículo de esta serie hablamos sobre la Propiedad Intelectual y sus potencialidades para el crecimiento empresarial. Hoy nos adentramos en el universo de las marcas, la concreción en el plano material de una o varias ideas, que a su vez forman parte de la Propiedad Intelectual y por las cuales, como vimos en la primera entrega, también podemos obtener derechos. Repasamos además algunas buenas y malas prácticas cuando de su registro se trata, así que si estás pensando en sacar del papel alguna de tus ideas de negocio, te invitamos a seguir leyendo.
¿Qué es una marca?
La marca es un signo de distinción, una manera de destacarse lingüística y gráficamente entre tanta oferta disponible, especialmente en contextos de libre mercado. Bebidas gaseosas hay miles, pero Coca-Cola solo hay una. Chocolates habrá en cantidades incontables, pero Hershey ‘s no hay dos. En esa distinción están el éxito y la importancia de tener una marca bien definida.
Elegir una marca es de las primeras decisiones que todo emprendedor y empresario toma al iniciar un negocio, y no debe tomarse a la ligera. De ella puede depender el éxito comercial de la empresa y la protección legal de esa marca.
La marca sirve para diferenciar productos y servicios de sus semejantes en el mercado, y a su vez distinguir el origen de estos. Por ejemplo: la marca Coca Cola sirve para distinguir su bebida gaseosa de la Pepsi Cola, y a su vez estos signos le indican al consumidor que las bebidas pertenecen a compañías diferentes.
No obstante, poseer una marca es solo el inicio, pues de la gestión empresarial que se haga después dependerá que su valor aumente o disminuya. Pero para eso es necesario primero protegerla legalmente.
El universo de las marcas se ha ido ampliando a medida que la sociedad y la tecnología han cambiado. Actualmente podemos encontrar marcas tradicionales, clasificadas en marcas denominativas 1, figurativas 2 y mixtas 3, pero también marcas no tradicionales, como son las marcas de olores, las marcas sonoras, las marcas tridimensionales, las marcas de posición, las marcas multimedia, las marcas holográficas, entre otras. La tipología que obtengan dependerá de las normativas de cada país 4 donde se pretenda hacer su registro.
¿Cómo se pueden proteger las marcas?
Muchos emprendedores y empresarios que están empezando sus negocios suelen pensar que contratar el diseño de su marca y tener presencia en redes sociales es suficiente para tener derechos legales sobre ella. Pero esto es un error.
La única forma de obtener derechos exclusivos sobre una marca es solicitando su registro ante la oficina registral que corresponda. Pero, ¿cómo saber donde realizar la solicitud? Esto dependerá del país donde se quiera tener protección, pues el registro de marcas es territorial, es decir, un registro de marca en Cuba, por ejemplo, no otorga derechos sobre una marca en otros países.
Para obtener derechos sobre una marca a escala internacional se puede optar por cualquiera de las siguientes vías:
- Vía nacional: Presentar una solicitud de registro en la oficina de marcas de cada país donde se desea proteger la marca.
- Vía regional: Presentar la solicitud en una oficina regional de marcas, como la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea o la Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual, por ejemplo.
- Vía internacional: Presentar una solicitud de registro utilizando el Sistema de Madrid para el registro internacional de marcas. Este Sistema permite que con una única solicitud y pagando un conjunto de tasas se pueda solicitar protección en un máximo de 131 países. Las solicitudes se presentan ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).
La elección de las vías de protección de marcas a utilizar dependerá de muchos factores, por ejemplo: ámbito geográfico del negocio, presupuesto disponible, estrategias de expansión de la empresa y regulaciones sobre marcas de cada territorio.
No obstante, escoger una vía de protección y realizar una solicitud de registro de marcas no garantiza que el registro sea concedido, pues para esto la marca deberá tener suficiente aptitud distintiva y no incurrir en ninguna prohibición establecida para su registro.
A modo de curiosidad, algunas de las marcas extranjeras más conocidas que se encuentran registradas en Cuba son: McDonald ‘s, Google, Hermès, Apple, Chanel y Disney.
Prohibiciones al registro de las marcas
Estas varían de país a país, pues estas dependen de legislaciones nacionales. No obstante, son muy similares en cada jurisdicción.
En el caso de Cuba, las prohibiciones se encuentran establecidas en los artículos 16 y 17 del Decreto-Ley No. 203/1999 “De Marcas y Otros Signos Distintivos”. Enumerarlas todas extendería este artículo, pero algunas de las prohibiciones más habituales son las siguientes:
- La marca no debe ser idéntica o similar a otra marca ya registrada o en trámite de registro, que distinga iguales o similares productos y/o servicios. Por ello es muy recomendable que, antes de registrar, se realicen búsquedas de interferencia 5 en las bases de datos del registro de marcas.
- La marca no debe ser idéntica o similar a una marca notoria reconocida en el territorio. Por ejemplo, Coca Cola pudiera considerarse una marca notoria 6 de bebidas gaseosas, por tanto, una solicitud de registro de una marca llamada Coca-Kola sería denegada, incluso si Coca Cola no estuviera registrada en el país, todo esto porque se le considera marca notoria.
- La marca no debe contener nombres genéricos de los productos o servicios a los que se aplican. Para que los consumidores te compren no es necesario que tu marca exprese explícitamente lo que la distingue, para eso existen los términos genéricos que acompañan las marcas (por ejemplo: moda femenina, restaurante, bodegón) sobre los cuales no se otorgan derechos, pues deben estar disponibles para que todos lo puedan utilizar. Por esta prohibición podrían ser denegadas marcas hipotéticas como: “Mi pan” para distinguir productos de panadería, “Confecciones” para distinguir productos de prendas de vestir o servicios de modista.
- La marca no debe describir o calificar los productos y servicios que distingue, sus características, y no debe ser una expresión laudatoria. Por ejemplo, términos como: “integral” para distinguir un pan o “cómodo” para distinguir calzado son considerados descriptivos, porque el consumidor los aprecia como información y no como marca. Asimismo, términos como: “excelente”, “el mejor”, “servicio 5 estrellas” son laudatorios porque alaban el producto o servicio. Tanto los términos descriptivos como los laudatorios no cumplen con la función distintiva de las marcas pues simplemente ofrecen información sobre los productos y servicios; además, otorgar derechos monopólicos sobre esos términos daría una ventaja competitiva a su titular. Esto también resulta aplicable a las imágenes y diseños de la marca, por ejemplo: una marca que tenga un diseño de 5 estrellas como calificación sería denegada por ser laudatoria, o una marca de abrigos de piel cuyo diseño contenga a un zorro sería denegada pues está describiendo el material con el que se confeccionan las prendas.
- Las marcas no deben inducir a error o a engaño. Estos errores pueden ser relativos a la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, cantidad u otras características de los productos y servicios. Por ejemplo: “a mano” para referirse a prendas confeccionadas en fábricas, la imagen de una vaca para referirse a leche de soja, imágenes o términos que refieren a Suiza para distinguir relojes fabricados en Chile. Con esta prohibición se protege fundamentalmente a los consumidores, quienes pudieran verse motivados a consumir un producto o servicio bajo elementos erróneos o engañosos.
- Las marcas no deben contener reproducción o imitación de escudos, banderas, emblemas, de monedas, siglas o denominación de cualquier Estado u organización internacional sin su autorización expresa.
Como vimos, registrar una marca no es “coser y cantar”. Se debe tener cierto conocimiento para garantizar que esta sea registrable y se puedan obtener derechos sobre ella. Por eso siempre orientamos que el proceso de creación de una marca se realice de conjunto con la asesoría de un especialista en esta materia, pues es habitual que posteriormente al diseño de una marca, su promoción e incluso confección de etiquetas, se le pretenda registrar y no se pueda porque incurre en alguna de las prohibiciones que hemos señalado a lo largo del artículo.
Se pueden trazar estrategias para escapar de las prohibiciones, pero la mayoría de las veces no queda más remedio que realizar un nuevo diseño de marca, con todo lo que esto implica.
Ahora que has creado y protegido tu marca, el siguiente paso es posicionarla, gestionarla y comenzar a comercializar ese activo intangible que ya es tuyo. ¿Cómo? De esto hablaremos en el siguiente artículo.
Notas:
1 Son aquellas que se componen exclusivamente de palabras, textos, números y sus combinaciones, sin estar acompañadas de ningún elemento gráfico, por ejemplo: la denominación Coca Cola sin su tipografía y sin estar acompañada de ningún diseño.
2 Son aquellas que se componen de imágenes, figuras, dibujos, símbolos y gráficos, por ejemplo: el famoso bastón de Nike o la manzana mordida de Apple.
3 Son aquellas que se componen de la combinación de elementos denominativos y figurativos, por ejemplo: la marca Starbucks, donde la denominación de la marca se acompaña con el diseño de la sirena.
4 En el caso de Cuba son reconocidas por ley todas las marcas tradicionales y de las no tradicionales las marcas tridimensionales, las marcas de sonidos y combinaciones de sonidos y las marcas de olores.
5 Consiste en la indagación de marcas y otros signos distintivos que se encuentren registrados con anterioridad y a los que, por ser idénticos o similares, podrían denegarles el signo a solicitar. Esta interferencia se valorará tambien teniendo en cuenta si los productos o servicios que distinguen son iguales o similares.
6 La marca notoria es la marca que es reconocida por el sector al cual van dirigidos sus productos y servicios, no requiere de su registro para ser protegida, pero sí deberá probarse su notoriedad ante la autoridad facultada, o la autoridad puede determinar la notoriedad de la marca. La marca renombrada es la que es reconocida por el público en general, incluso al cual no va dirigido el producto y servicio, y por tanto se le otorga protección para cualquier género de producto y/o servicio, aunque no exista registro.
Para acceder a esta serie completa, clic en el banner:
1. Qué es y para qué sirve la Propiedad Intelectual
2. Qué son las marcas y cómo podemos protegerlas
3. Propiedad Intelectual en la práctica: consejos para empresarios y emprendedores
4. Para qué sirve y cómo hacer el Autodiagnóstico de Activos de Propiedad Intelectual
Muy profesional Petra es todo un curso sus escritos , tanto los de su Instagram como está serie en oncuba, con tantos nuevos emprendedores y desconocimiento de este tema , muchos comenten errores que cuestan dinero
Todos los emprendedores cubanos deben prever la MARCA de su producto o negocio antes de hacer inversiones en su diseño, impresiones, publicidad, etc. Cuantos casos de gastos q después resultan dinero botado porque la marca no es registrable.
Excelentes artículos de la joven abogada @Mariam Rodríguez sobre propiedad Intelectual y Marcas, muchos éxitos en su carrera y en el emprendimiento que desarrolla, PETRA. Felicidades.